動漫形象商標搶注的應對之策

從葫蘆娃、哆啦A夢到功夫熊貓、小豬佩奇，對於動漫形象的權利人來說，如何應對動漫形象的商標搶注始終是使其頗爲困擾的維權難題。近年來，以《哪吒之魔童降世》爲代表的國漫IP的崛起，使得動漫形象商標搶注問題更加引發關注。

本文中所討論的“搶注”是從廣義上理解的概念，指非動漫形象權利人的主體搶先將動漫形象作爲商標申請註冊的行爲，具體體現爲以動漫形象的名稱搶注和以動漫形象的圖形搶注兩類行爲，對於兩類搶注行爲，也存在着不同的維權策略和權利基礎。

針對動漫形象的商標搶注，主要存在行政程序、行政訴訟與民事訴訟兩條維權路徑，下面分別進行介紹。

一、動漫形象搶注的行政程序與行政訴訟救濟

針對動漫形象商標搶注行爲，動漫形象權利人的在商標法上的救濟依據是《商標法》第三十二條的規定：“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利……”。根據《商標法》的相關規定，在先權利人可以在商標初審公告階段就此提出異議，對於異議決定結果不服的，可以向商標評審委員會請求宣告註冊商標無效，也可以不經初審公告階段異議，在商標註冊之日起五年內請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效，對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴。

作爲動漫形象權利人救濟基礎的“在先權利”，根據搶注人搶注內容的不同而有所區別。

對於以動漫形象圖形搶注商標的，此時的“在先權利”是指包含動漫形象的作品的著作權，即“在先著作權”。在機器貓（福建）體育用品有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標行政糾紛[1]一案中，機器貓公司註冊的圖形商標和知名動漫形象“哆啦A夢（機器貓）”的外觀酷似，“哆啦A夢（機器貓）”影視作品相關權利在中國大陸地區的獨佔權利人艾影公司針對爭議商標向商標評審委員會提出撤銷[2]註冊的申請，商標評審委員會裁定撤銷爭議商標，機器貓（福建）體育用品有限公司就此向法院提起行政訴訟。北京市高級人民法院經審理認爲，在先著作權屬於商標法規定的“在先權利”，爭議商標卡通圖形與艾影公司享有在先著作權的兩幅美術作品構成實質性相似，且機器貓公司具有接觸上述美術作品的可能性，因此爭議商標的申請註冊損害了艾影公司享有權利的上述兩幅美術作品的著作權，違反了2001年商標法第三十一條的規定，商標評審委員會對爭議商標的撤銷裁定正當。

對於以動漫形象名稱搶注商標的，法院對其所損害的“在先權利”的認識則經歷了發展變化的過程。與權利人的動漫形象圖形因構成美術作品而享有“在先著作權”不同，由於動漫形象名稱的文字過於短少，通常無法被認爲是思想的具體表達而認定爲文字作品，權利人對動漫形象的名稱一般不享有著作權。而權利人對動漫形象的名稱能否以“在先商品化權”主張在先權利，則成爲了近年來司法實踐中關注的焦點。

在2011年的“007案”[3]中，北京高院認爲“007”“JAMESBOND”知名度所帶來的商業價值和商業機會應當作爲“在先權利”得到保護，並否定了商標評審委員會“角色商品化權並無法律依據”的觀點；在2015年的“功夫熊貓案”[4]中，北京高院認爲“功夫熊貓KUNGFUPANDA”作爲在先知名的電影名稱及其中的人物形象名稱應當作爲在先商品化權得到保護，明確肯定了商品化權。

隨着最高人民法院在2017年1月10日發佈的《關於審理商標授權確權行政案件若幹問題的規定》（以下簡稱“商標授權確權司法解釋”）對角色名稱保護條件做出明確規定，法院也據此對“商品化權”和作爲角色名稱商標法保護基礎的“在先權利”有了新的理解。商標授權確權司法解釋第二十二條第二款規定，“對於著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作爲商標使用在相關商品上容易導致相關公衆誤以爲其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持。”北京高院在2019年的“葵花寶典案”[5]中對上述司法解釋的闡釋是：根據《民法總則》第一百二十六條，無論是民事權利，還是民事權益，都應當由法律予以規定方能獲得保護。“商品化權”不屬於現有的法律和司法解釋明確規定的權益，不應作爲在先權益予以保護。而在作品中的角色名稱具有較高知名度的情況下，相關公衆容易認爲使用人與作品的著作權人之間存在特定聯繫。因此，如果未經作品的著作權人許可而將其作品名稱或者作品中的角色名稱作爲商標使用而有可能引人誤認的行爲，屬於《中華人民共和國反不正當競爭法》調整的不正當競爭行爲，損害了《反不正當競爭法》在規制不正當行爲過程中產生的著作權人的反射性利益，這種利益屬於“法律規定”的民事權益，構成商標法規定的“在先權利”。

因此，根據商標授權確權司法解釋的規定以及北京高院的最新解讀，動漫形象的權利人對動漫形象名稱本身並不享有當然的在先權利，其在先權利的主張須以動漫形象名稱具有較高知名度且將其作爲商標使用在相關商品上容易導致相關公衆誤以爲其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯係爲前提。

二、動漫形象商標搶注的民事訴訟救濟

在商品或服務上實際使用動漫形象圖形商標的行爲，侵犯了動漫形象權利人對動漫形象美術作品享有的著作權，動漫形象權利人可就此提起侵犯著作權的民事訴訟。在“大鬧天宮案”[6]中，被告使用的孫悟空形象與原告享有著作財產權的動漫形象美術作品構成實質性相似，被告未經權利人許可，擅自在互聯網絡、童鞋產品及其包裝上使用原告涉案作品的行爲，構成對涉案作品之信息網絡傳播權的侵害，擅自銷售帶有上述孫悟空形象的童鞋的行爲，侵害了原告對涉案作品的複製權和發行權，應承擔其相應的民事侵權責任。

將知名動漫形象的名稱註冊爲商標並在某個品類商品上實際使用的行爲，構成不正當競爭行爲，該等行爲給動漫形象權利人造成損害的，動漫形象權利人可以向法院提起不正當競爭之訴。根據《反不正當競爭法》第六條，經營者實施的足以引人誤認爲是他人商品或者與他人存在特定聯繫的混淆行爲，屬於《反不正當競爭法》所禁止的不正當競爭行爲。而將他人具有較高知名度的動漫形象名稱註冊爲商標並在商品上使用，確會引起相關公衆誤認爲該商品是動漫形象權利人的商品或與動漫形象權利人存在特定聯繫，即會引起混淆的效果，給動漫形象權利人造成損害的，應當承擔民事責任。

如今，動漫形象權利人的IP產權意識也在逐步提高。例如電影《哪吒之魔童降世》的版權方光線影業在影片上映後不久就向商標局申請註冊了1800多個“哪吒”系列商標，對第三方的搶注防患於未然。儘管法律爲動漫形象被搶注的權利人提供了救濟途徑，但對於製片方來說，相較於在動漫形象被搶注商標後進行維權，在動漫作品尚未發表之前對動漫形象進行商標佈局與批量註冊，顯然是更加穩妥、有效的IP資產管理與保護手段。

注：

[1]北京市高級人民法院（2016）京行終4537號。

[2]2001年商標法第三十一條規定：“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。”2001年商標法第四十一條規定：“……已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。”

[3]北京市高級人民法院（2011）高行終字第374號。

[4]北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1969號。

[5]北京市高級人民法院（2018）京行終6240號。

[6]上海市高級人民法院（2012）滬高民三(知)終字第67號。